Hiện nay trên thế giới đang sử dụng 2 nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký bảo hộ các đối tượng Sở hữu công nghiệp, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use”, trong đó luật Việt Nam sử dụng nguyên tắc first-to-file. Nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về nguyên tắc first to use và phân tích ưu nhược điểm với nguyên tắc first to file.
Nội dung của Nguyên tắc First to use
First-to-use hay Nguyên tắc ưu tiên cho người sử dụng trước có thể được hiểu là quyền sở hữu công nghiệp được quyết định bởi những người đầu tiên sử dụng nó, không phải người đầu tiên nộp đơn đăng ký. Tức là khi xem xét hai hay nhiều đơn đăng ký cho cùng một nhãn hiệu hoặc khi phát sinh tranh chấp trong việc đăng ký nhãn hiệu thì cơ quan đăng ký sẽ thẩm tra thời điểm sử dụng nhãn hiệu của các bên có liên quan. Bên nào chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu của mình là có trước thì sẽ được cấp đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu.
Những hạn chế
Đây là nguyên tắc ra đời từ rất sớm khi mà luật về nhãn hiệu mới được ban hành, nó đã đóng góp một vai trò nhất định trong lịch sử. Tuy nhiên việc áp dụng nguyên tắc này cũng đã thể hiện rất nhiều hạn chế, đặc biệt khi mà nền kinh tế phát triển ngày càng đa dạng. Bởi việc áp dụng nguyên tắc first-to-use trong thực tế là hết sức khó khăn cho cơ quan đăng ký xác định ai là người sử dụng đầu tiên, thời điểm bắt đầu sử dụng là khi nào, có ai sử dụng nhãn hiệu giống hay tương tự hay chưa, và hành vi sử dụng đó có phải là sử dụng nhãn hiệu mang tính thương mại hay không,…
Xuất phát từ những hạn chế trên mà nguyên tắc sử dụng đầu tiên (first – to – use) cũng chỉ có vai trò nhất định trong lịch sử đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Và trên thực tế cũng không còn quốc gia nào áp dụng riêng rẽ nguyên tắc “first – to – use” mà thường kết hợp với nguyên tắc “first – to –file” trong việc thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, điển hình có thể kể đến Hoa Kỳ. Vì vậy mà ngày nay hầu hết các quốc gia đều sử dụng nguyên tắc đăng ký đầu tiên (first – to – file).
Ví dụ thực tế tại Hoa Kỳ
Trong thực tế, chủ một nhãn hiệu rượu vang được sản xuất tại Pháp nhưng đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã thắng kiện trong vụ tranh chấp nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, bởi vì được coi là đã được “sử dụng trong thương mại”. Nhưng đối với dịch vụ thì việc xác định “sử dụng trong thương mại” lại phức tạp hơn, vì có thể không có một vị trí địa lý rõ ràng nơi các dịch vụ được cung cấp. Ví dụ nhãn hiệu PENTA trong chuỗi khách sạn của châu Âu mặc dù không được đặt tại Hoa Kỳ, nhưng lại coi là được “sử dụng trong thương mại”, vì các lý do:
- Văn phòng của họ tại New York đã nhắm đến khách hàng là cư dân Hoa Kỳ với một chiến dịch quảng cáo đáng kể;
- Các cư dân Hoa Kỳ đã đặt phòng tại khách sạn PENTA;
- Tài liệu quảng cáo của PENTA được đặt trong các khách sạn liên kết với Hoa Kỳ.
Nguyên tắc sử dụng đầu tiên first to use trong việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu có những bất cập nhất định, nhưng nổi bật nhất là chủ thể sử dụng nhãn hiệu trong thương mại có thể bị mất quyền sở hữu nhãn hiệu mà mình đã sử dụng nếu có một chủ thể khác chứng minh họ đã sử dụng nhãn hiệu đó trước. Mà trong thực tế thì rất khó khảo sát để nắm rõ những nhãn hiệu nào đã được “sử dụng trong thương mại”, bởi vậy cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã từng phải ra phán quyết hủy nhãn hiệu của những chủ thể không chứng minh được trước đó nhãn hiệu đã “sử dụng trong thương mại”.
Để dễ hiểu hơn, chúng tôi đưa ra ví dụ cụ thể như sau:
- Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu H cho cafe do Công ty X là chủ sở hữu. Nếu X không xuất khẩu cafe mang nhãn hiệu H sang thị trường Hoa Kỳ thì X không có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ cho nhãn hiệu H của mình. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp Y đã xuất khẩu cafe mang nhãn hiệu H sang Hoa Kỳ thì chính doanh nghiệp Y lại được Hoa Kỳ bảo hộ nhãn hiệu H cho cafe. Nếu X xuất khẩu cafe mang nhãn hiệu H sang Hoa Kỳ sau Y thì X đã xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu H của Y tại Hoa Kỳ.
- Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu D cho dịch vụ tài chính do Ngân hàng Z, để nhãn hiệu D được bảo hộ tại Hoa Kỳ thì Z không nhất thiết phải mở chi nhánh tại Hoa Kỳ. Z có thể tham khảo trường hợp PENTA như đã phân tích ở trên.
Các quốc gia áp dụng nguyên tắc first-to-use
| STT | Quốc gia | STT | Quốc gia |
| 1 | Aruba, | 16 | Lebanon |
| 2 | Australia (Úc) | 17 | Malawi |
| 3 | Brunei Darussalam | 18 | Malaysia |
| 4 | Canada | 19 | Malta |
| 5 | Costa Rica | 20 | New Zealand |
| 6 | Cyprus (Đảo Síp) | 21 | Papua New Guinea |
| 7 | Denmark (Đan Mạch) | 22 | Puerto Rico |
| 8 | Fiji | 23 | Samoa |
| 9 | Hong Kong | 24 | Singapore |
| 10 | Iceland | 25 | Nam Phi |
| 11 | India (Ấn Độ) | 26 | Eswatini (trước đây là Swaziland) |
| 12 | Ireland (Ai-Len) | 27 | Trinidad & Tobago |
| 13 | Israel | 28 | Hoa Kỳ (USA) |
| 14 | Jersey | 29 | Uruguay |
| 15 | Kenya | 30 | Zimbabwe |
Các cơ quan Sở hữu trí tuệ tại mỗi quốc gia sẽ có những hạn chế và điều kiện đăng ký riêng để hạn chế những tranh chấp trong mọi trường hợp. Dù có những hạn chế lớn khi áp dụng thực tiễn nhưng nguyên tắc sử dụng đầu tiên first-to-use vẫn đóng góp một vai trò nhất định của nó. Vì vậy hiện nay một số quốc gia vẫn áp dụng song song cả hai nguyên tắc first to file và first to use mà điển hình là Hoa Kỳ.
Nguồn tham khảo:
1. Tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin trên Internet;
Ngày cập nhật: 07/08/2019
Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
