Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (USA) - Bảo hộ thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là việc đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam cần lưu tâm khi có ý định đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh tại thị trường Mỹ. Bởi thực tế đã có không ít các nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam như thuốc lá Vinataba, cafe Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc, gạo Nàng Hương,… đã bị người khác đăng ký trước ở Mỹ (xem chi tiết). Khi đó, doanh nghiệp sẽ tốn rất nhiều chi phí và thời gian thuê luật sư khởi kiện đòi lại thương hiệu. Có trường hợp phải mua lại nhãn hiệu của chính mình với giá cao; hoặc chấp nhận sử dụng một thương hiệu khác trên đất Mỹ.

Doanh nghiệp Việt cần nhận thức được rằng: Nước Mỹ (Hoa Kỳ) không chỉ là cường quốc số 1 thế giới về kinh tế mà còn là thị trường xuất khẩu vô cùng quan trọng của Việt Nam trong nhiều năm qua. Việt Nam hiện đang được hưởng rất nhiều lợi ích trong quan hệ thương mại với Mỹ do luôn có giá trị xuất siêu lớn sang thị trường này. Do đó, việc tìm hiểu về quy trình, thủ tục hay các giấy tờ cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là vô cùng thiết thực, nhất là đối với các doanh nghiệp đang có ý định xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt vào thị trường Mỹ.

1. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ

Bên cạnh điều kiện có khả năng phân biệt sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ cùng loại thì một nhãn hiệu (xem định nghĩa về nhãn hiệu) muốn đăng ký bảo hộ tại Mỹ cần đáp ứng thêm các điều kiện khác theo Hiệp định thương mại Việt – Mỹ như sau:

Nhãn hiệu đã được sử dụng tại Mỹ;
Nhãn hiệu có dự định sử dụng tại Mỹ;
Nhãn hiệu đã nộp đơn hoặc đã đăng ký tại một quốc gia là thành viên của Công ước Paris hoặc của Thỏa ước về nhãn hiệu hàng hóa mà Mỹ công nhận.

Mỹ là một trong những quốc gia xây dựng pháp luật về Sở hữu trí tuệ theo nguyên tắc first-to-use trong việc bảo hộ thương hiệu nên quyền sở hữu và đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ được ưu tiên cho người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu chứ không phải người đầu tiên nộp đơn đăng ký. Thuật ngữ “sử dụng” trong trường hợp này được hiểu là sử dụng thực tế trong thương mại (actual commercial use), có thể giải thích như sau:

Hiểu đúng về thuật ngữ “Sử dụng trong thương mại”

Đạo luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ (Trademark Act) đã quy định về thuật ngữ này: “Sử dụng trong thương mại” là việc sử dụng thực sự của một nhãn hiệu trong thương mại, chứ không phải chỉ với mục đích giành quyền sở hữu nhãn hiệu. Cụ thể:

Đối với hàng hóa: khi nó được hiển thị trong bất cứ cách nào trên hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa; khi hàng hóa được bán hay vận chuyển trong thương mại.
Đối với dịch vụ: khi nó được sử dụng hoặc hiển thị trong việc bán hoặc quảng cáo các dịch vụ tại Hoa Kỳ và nước ngoài.

Thuật ngữ “thương mại” được hiểu là các hoạt động trong thương mại Liên bang hoặc trong quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ với nước ngoài. Mặt khác, đối với hàng hóa, nếu nhãn hiệu chỉ được sử dụng ở nước ngoài mà không được sử dụng tại Hoa Kỳ thì chủ sở hữu nhãn hiệu không có quyền đòi quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình tại Hoa Kỳ.

Từ những phân tích trên đây, các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý trong hoạt động ngoại thương với Hoa Kỳ.

2. Quy trình, thủ tục đăng ký và thời gian xử lý đơn nhãn hiệu tại Mỹ

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Mỹ) là thành viên của nhiều hiệp ước quốc tế liên quan đến bảo hộ Sở hữu trí tuệ trong đó có Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, thỏa ước NICE về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ. Do đó, để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1. Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Liên bang Mỹ USPTO (United States Patent and Trademark Office)

Ngoài cách nộp trực tiếp, doanh nghiệp cũng có thể nộp đơn trực tuyến tại website uspto.gov của Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa của Mỹ hoặc nộp qua đường bưu điện tới Cơ quan này.

Tài liệu, giấy tờ cần chuẩn bị:

Giấy ủy quyền;
Mẫu nhãn hiệu muốn đăng ký;
Danh mục cụ thể hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (kèm theo phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ);
Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và quốc tịch của người nộp đơn;
Tài liệu và thông tin về căn cứ nộp đơn;

Quy trình thẩm định

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ sẽ được Thẩm định viên của USPTO xem xét trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu được chấp thuận, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan có thể phản đối việc đăng ký.

Nếu không có sự phản đối nào, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở nhãn hiệu đáp ứng được các điều kiện bảo hộ tại Mỹ.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là 18-24 tháng. Nhãn hiệu sẽ được bảo hộ trong 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

Đối với nhãn hiệu chưa được sử dụng trên thị trường, Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark Office) sẽ ra thông báo về việc chấp nhận đơn. Trong thời hạn 03 năm chủ sở hữu phải nộp bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng tại thị trường Mỹ thì mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Cách 2. Đăng ký thông qua thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid

Cùng với Việt Nam, Mỹ cũng là thành viên của Nghị định thư Madrid nên doanh nghiệp Việt có thể đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ thông qua thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid.

Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (chỉ rõ Mỹ là quốc gia mà doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu) cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thẩm định và chuyển đơn đăng ký cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu đơn hợp lệ theo quy định.

WIPO sẽ tiến hành thẩm định đơn. Nếu không có sai sót đơn sẽ chính thức dịch sang các ngôn ngữ khác; công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp của WIPO và được gửi cho USPTO (United States Patent and Trademark Office), đồng thời ấn định ngày bắt đầu tính thời hạn thẩm định nội dung là 18 tháng. Nếu quá thời hạn trên mà WIPO không nhận được bất kỳ phản hồi nào thì nhãn hiệu mặc nhiên được coi là đã được đăng ký bảo hộ thành công tại Mỹ.

Nên đăng ký trực tiếp tại USPTO hay đăng ký thông qua Hệ thống Madrid?

Việc lựa chọn đăng ký trực tiếp hay đăng ký thông qua hệ thống Madrid cần được xem xét dựa trên việc cân nhắc giữa các yếu tố như chi phí, thời gian, sự khác biệt về các thủ tục như sửa đổi, gia hạn, chuyển nhượng nhãn hiệu,…

Nhìn chung, đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid có chỉ định Mỹ có thể tiết kiệm chi phí hơn trong một số trường hợp nhất định nhưng cũng có thể gặp phải những khó khăn khác trong quá trình đăng ký. Ví dụ, nếu một nhãn hiệu có thể bị coi là có tính mô tả (descriptive) và dễ bị từ chối bởi USPTO thì nên đăng ký trực tiếp tại USPTO. Khi đó, khả năng đăng ký sẽ được mở rộng hơn bởi nhãn nộp trực tiếp có quyền được đăng ký vào sổ đăng bạ bổ sung (Supplemental Register).

3. Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ

InvestOne Law Firm là Đại diện Sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận, có mạng lưới đối tác là các công ty luật, luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ tại Mỹ có thể hỗ trợ quý khách đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ nhanh chóng.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ gồm có:

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, do InvestOne hỗ trợ soạn thảo);
Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;
Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
Thông tin của người nộp đơn (InvestOne giúp doanh nghiệp dịch sang tiếng Anh);
Danh mục hàng hóa/dịch vụ (InvestOne giúp doanh nghiệp phân loại danh mục sản phẩm dịch vụ theo quy định của Mỹ);
Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);
Giấy ủy quyền (do InvestOne chuẩn bị);
Biên lai thu phí, lệ phí;
Các tài liệu liên quan (nếu có);

Công việc InvestOne thực hiện:

Thiết kế logo, nhãn hiệu cho quý khách (nếu có);
Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ;
Tư vấn, chỉnh sửa nhãn hiệu nếu nhãn hiệu bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn;
Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, tài liệu để đăng ký bảo hộ cho thương hiệu của doanh nghiệp tại Mỹ;
Soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ;
Theo dõi, nhận công văn thông báo và xử lý tất cả vấn đề phát sinh liên quan đến đơn nhãn hiệu;
Tư vấn về quyền đối với nhãn hiệu đã được cấp văn bằng;
Tư vấn, xử lý vi phạm đối với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ;

Quý khách có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ có thể liên hệ với InvestOne Law Firm để được tư vấn hoàn toàn miễn phí:

Tel: 024 3224 2476
Email: info@investone.com.vn

Xem thêm: Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Mỹ

Ngày cập nhật: 12/11/2019

Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.